Az első és a második rész ijesztgetései után bemutatunk néhány példát, amik egyrészt a további elrettentést hivatottak szolgálni, másrészt egyértelművé teszik azt, hogy valóban nagyon könnyű elrontani egy remek találmány szabadalmazhatóságát a nem kellő körültekintéssel elkészített elsőbbségi irattal.
Példák
I) New Railhead Manufacturing v Earth Tool Company (US5899283 számú szabadalom)
A New Railhead 1997. február 5-én nyújtott be ideiglenes szabadalmi bejelentést (provisional application) egy fúrófejre. A bejelentés nem tartalmazott igénypontokat, sem a fúró vagy fúrófej részletes leírását, azonban azt igen, hogy milyen céllal készült a fúrófej és mik azok a megoldások, amelyek lehetővé tették a cél elérését, nevezetesen a korábbiaknál jobban megvalósító fúrófej kialakítását, valamint ábrákat is. A leírás egyértelműen műszaki, azt a benyomást kelti, mintha a fejlesztő mérnök röviden összefoglalta volna a tervezés menetét. A leírás alapján egyértelmű, hogy a fúrófej elkészült és alkalmas is a kijelölt célra.
A végleges (non-provisional) szabadalmi bejelentés megfelel a törvényi követelményeknek, mind a leírásban, mind az igénypontban úgy jellemezték a fúrófejet, hogy az szakember számára megvalósítható volt, ismertették azokat a műszaki megoldásokat, amelyek szükségesek voltak a fúrófej megfelelő működéséhez, és természetesen azokat a jellemzőket is, amelyek a technika állása szerinti fúrófejekhez képest a fúrófejet újjá tették. Az igénypont megfogalmazása csak a feltétlenül szükséges jellemzőket tartalmazza. (Azért, hogy az oltalmi kör a lehető legtágabbbb legyen. A találmány megvalósításához szükséges jellemzőket az igénypontnak tartalmaznia kell, a nem feltétlenül szükséges jellemzőket azonban nem célszerű beleírni a főigénypontba, mivel ezzel szűkítenénk az oltalmi kört. Az opcionális jellemzőket az aligénypontokban célszerű felsorolni, mivel ezek visszavonulási útként szolgálhatnak.) A találmány szabadalmi oltalmat kapott. (Fontos megjegyezni, hogy az amerikai vizsgálók nem vizsgálják, hogy egy non-provisional bejelentés jogosan igényli-e egy ideiglenes bejelentés elsőbbségét, és nem vizsgálják az ideiglenes bejelentést sem. Az európai vizsgálók is csak abban az esetben vizsgálják az elsőbbség érvényességét, ha potenciálisan releváns köztes írásos dokumentumot találnak az újdonságkutatás során. A szabadalom megsemmisítését kérelmező fél azonban nem szokta elfelejteni elolvasni az elsőbbségi iratot.)
A monopoljog birtokában a New Railhead több versenytársát is beperelte bitorlásért, ugyanis a piacon megjelentek a szabadalmaséval megegyező kialakítású fúrófejek. Az egyik versenytárs azonban bizonyította, hogy az ideiglenes azaz provisional bejelentés nem alapozta meg az az igényelt elsőbbségte, mivel nem szerepelt benne a fúrófej egy olyan jellemzője, amely a non-provisional bejelentésben szükséges jellemzőként szerepelt. Éppen ez a jellemző (a fúrófej elhelyezkedése a szondaházhoz képest) volt az egyik, amely a fúrófejet elhatárolta a technika állásától, és a megfelelő működéshez is szükséges volt. Vagyis az ideiglenes bejelentésben szereplő feltárás ezen jellemző hiánya miatt elégtelen volt. (A non-provisionalben megjelenő jellemző szűkítette az oltalmi kört. Az ideiglenes bejelentésben semmi sem utalt arra, hogy a megfelelő működéshez ez a jellemző is szükséges, vagyis a non-provisionalben ismertetett találmány nem következett egyértelműen és közvetlenül a kevésbé részletes ideiglenes bejelentésből.)
A szabadalmas a fúrófejet már a non-provisional bejelentés előtt forgalomba hozta, így az újdonságrontó volt a saját találmányára azért, mert az elsőbbség joga nem illette meg a végleges, megfelelően kidolgozott bejelentést. (A forgalomba hozatal az ideiglenes bejelentés benyújtását is megelőzte, azonban az USA szabadalmi törvénye egyéves türelmi időt biztosít a bejelentő/feltaláló számára saját publikáció vagy használat esetére, így ez nem lett volna gátja a szabadalmazásnak. Különösen szerencsétlen ez az eset azért, mert az ideiglenes bejelentés benyújtásakor már rendelkezésre állt az összes esszenciális műszaki jellemző, hiszen a termék elkészült, vagyis a bejelentést megfelelően ki lehetett volna dolgozni. Európában az elsőbbségi dokumentum benyújtása előtt történt forgalmazás újdonságrontó, a szabadalmazást ellehetetleníti.)
II) Leader Technology v Facebook (US7139761 számú szabadalom)
Az ügy tényállása nagyon hasonló a New Railhead ügyéhez: az ideiglenes bejelentés nem tárta fel a találmány minden esszenciális jellemzőjét, ezért nem biztosított elsőbbséget a minden jellemzőt feltáró, megfelelően kidolgozott bejelentésben leírt találmánynak. A nyilvános használatbavétel („public use”) újdonságrontást jelentett a szabadalmazni kívánt termékre. Az ügy érdekessége, hogy a megsemmisítést kérő Facebook más iratokra hivatkozva támadta meg a találmány újdonságát, amiket a bíróság nem talált újdonságrontónak, azonban a szabadalmas saját nyilatkozatai alapján egyértelművé vált, hogy az elsőbbség nem érvényes. A nem kellően részletes elsőbbségi bejelentés és az elsőbbségbe vetett bizalom miatt az elsőbbségi éven belül tett publikáció így a jog elvesztését eredményezte.
III) Novartis v Hospira (EP1296689 számú szabadalom)
Ebben az ügyben az angol bíróság döntését mutatjuk be. Az angol szabadalom, amelyet a bíróság megsemmisített, az európai szabadalom Egyesült Királyságban történt érvényesítésével keletkezett, azaz a bejelentő nem csupán a fejlesztés hatalmas költségeit, hanem az európai szabadalom megszerzésének és a tagállamokban történő érvényesítésnek költségeit is kifizette, és csak ekkor derült ki, hogy nincs is monopoljoga (legalábbis az Egyesült Királyságban) a hatalmas piaccal rendelkező termékre.
Az igénypont, amely a Novartis egy forgalomban lévő gyógyszerét védte, több jellemző kombinációját tartalmazta: vegyület, betegség, beadási mód, dózistartomány, adagolási intervallum.
Az elsőbbségi irat valamennyi jellemzőt ismertette, azonban olyan kombinációban, mint a végleges bejelentés igénypontja, nem. A bíróság úgy találta, hogy nem csupán a konkrét kombináció feltárása hiányzott, de az elsőbbségi bejelentés szövegében nem volt található utalás sem arra a lehetőségre, és az ilyen kitanítás nem alkalmas az elsőbbség megalapozásáéra.
Megjegyzendő, hogy az elsőbbségi bejelentés benyújtásakor már nagyszámú vizsgálatot végeztek a vegyülettel, rengeteg adat állt rendelkezésre, például voltak már ígéretes eredmények az igénypontban meghatározott betegség kezelésében az igénypontban meghatározott beadási móddal, adagolási intervallummal és az igénypontban meghatározott dózistartományba eső dózissal.
A Novartis peche az volt, hogy ezek közül az ígéretes eredmények közül egyeseket egy, az elsőbbséget igénylő bejelentés bejelentési napja előtt megjelent szakcikkben a feltalálók (minden bizonnyal a Novartis engedélyével) ismertették.
Még ez sem bizonyult azonban elégnek ahhoz, hogy a védhető kombináció szakember számára közvetlenül és egyértelműen következzen az elsőbbségi bejelentésből (amely kétségkívül más lehetőségeket is ismertetett).(A döntés különösen gonosznak tűnik. Érdekes kérdés, hogy más országok bíróságai is ugyanerre a következtetésre jutnának-e.)
IV) T 1127/03 (Wound healing/RENOVO, az ESZH műszaki fellebbezési tanácsának döntése, EP0585242 számú szabadalom)
A találmány szerint a TGFß-családba tartozó egyes – a bejelentésben meghatározott – növekedési faktorok gátlásával a sebgyógyulás során a hegesedés kedvezően befolyásolható.
Az elsőbbségi bejelentés általában a TGFß-családba tartozó növekedési faktorok gátlását írta le és igényelte, azonban a kutatás-fejlesztés előrehaladtával kiderült, hogy tartoznak a családba olyan faktorok is, amiket kifejezetten káros lenne gátolni, ezért a végleges bejelentésben már csak a valóban működő faktorok gátlását igényelték. A fellebbezési tanács úgy döntött, hogy az elsőbbségi bejelentésből nem derült ki, hogy vannak olyan faktorok, amelyek gátlása nem valósítja meg a találmányt (sőt, kifejezetten kerülendő a gátlásuk), ennek megfelelően természetesen az sem, hogy melyek azok a faktorok, amik viszont megoldják a megoldandó műszaki problémát.
Ez önmagában még nem ölte volna meg a szabadalmat, azonban az elsőbbségi bejelentéssel csaknem megegyező tartalmú szakcikk (a feltalálók saját cikke) megjelenése az elsőbbséget igénylő bejelentés benyújtása előtt igen: a cikkben ugyanis szerepeltek olyan példák, amikben éppen a jó, a későbbi bejelentésben is igényelt faktorokat vizsgálták. Ezek a példák újdonságrontók voltak a később benyújtott bejelentésben megfogalmazott általánosabb (de az elsőbbségi bejelentés igénypontjánál specifikusabb), nem csupán a példákban szereplő faktorok gátlását igénylő igénypontra.
Az ügy nem csak azért tanulságos, mert az élettudományok jellemző kutatási menetét tükrözi: egy tudományosan megalapozott, kísérletekkel is alátámasztott felismerést tovább vizsgálva jutunk el a pontos mechanizmushoz, hanem azért is, mert az elsőbbségi iratban is szerepeltek azok a példák, amik a cikkben nyilvánosságra jutva újdonságrontók lettek a később benyújtott bejelentés igénypontjára, azt azonban még nem ismerték fel, hogy miért éppen azok a jó faktorok (és azt sem, hogy a családnak számos „rossz” tagja is van). Az oltalmi kör ebben az esetben szűkíthető a működő példákra, azonban a példák biztosította diszkrét sátorrudakra nem feszíthető ki a szabadalom ponyvája.
V) T 1190/03 (Orphan receptor/KARO BIO, az ESZH műszaki fellebbezési tanácsának döntése, EP0792292 számú szabadalom)
A végleges bejelentés 4 (kidolgozott) bejelentés elsőbbségét igényelte, vagyis a bejelentő igyekezett a fejlesztés minden új fázisában megszületett eredményét oltalmazni. A végleges bejelentésben egy emberi és egy egér receptor szekvenciáját igényelték. Az első elsőbbségi dokumentumban azonban egy eltérő szekvenciájú emberi receptort és egy patkány receptort ismertettek (és természetesen azt is, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni). Az első és a második elsőbbségi bejelentés bejelentési napja között a kutatók tudományos szakcikkben publikálták az addigi eredményeiket. A végleges bejelentést a tanács döntése szerint nem illette meg az első elsőbbségi bejelentés elsőbbsége (hiszen nem volt azonos az emberi receptorok szekvenciája, egér receptort pedig nem ismertetett az elsőbbségi bejelentés). Mivel a szakcikkben az elsőbbségi bejelentésben szereplő eredmények (és módszerek) szerepeltek, az nem rontotta a végleges bejelentésben leírtak újdonságát, a feltalálói tevékenységet azonban igen, mivel nyilvánvalóvá tette, hogy hogyan lehet megtalálni és alkalmazni a receptorokat. Az igazán értékes oltalmi kört sajnos nem az első bejelentésben ismertetett (korai) anyag jelentette.
VI) T 0433/05 (Fusion Peptide Inhibitors/CONJUCHEM, az ESZH műszaki fellebbezési tanácsának döntése, EP1179012 számú szabadalom)
A szabadalom tárgya antivirális peptid, amelynek megnövekedett in vivo stabilitását kémiai módosítással növelni lehet.
Az első elsőbbségi irat (US provisional, igénypontok nélkül) egy kutatás-fejlesztési stratégia, amiben azt fogalmazza meg a bejelentő, hogy a stabilitásnövekedést eredményező kémiai módosítást mindenféle, gyógyászatban alkalmazható peptidre ki fogja terjeszteni.
A második elsőbbségi bejelentés (szintén US provisional) két megnövekedett in vivo stabilitású, HIV-1-et gátló peptidet ír le, amelyeket az első elsőbbségi iratban ismertetett kémiai módosítással állítottak elő. A bejelentésben nincsen olyan kísérleti példa, amely alátámasztaná, hogy a fúziós peptidek valóban működnek.
A végleges bejelentésben a HIV-1-et gátló peptideken kívül számos antivirális peptidet igényeltek, amelyeket az elsőbbségi bejelentés(ek)ben leírt módon állítottak elő (kísérleti példákkal). A találmány lényege tehát nem a gátló peptid maga (azok korábban ismertek voltak), hanem a nagyobb stabilitású peptid, amelyet egy bizonyos módon kell módosítani.
Az első elsőbbségi irat olyannyira nem tartalmaz konkrét megoldásokat, hogy sem betegségek (amikben a peptidek alkalmazhatók lennének, pl. vírusfertőzés), sem konkrét peptidek nem szerepelnek benne. Ennek megfelelően az irat nem alkalmas arra, hogy annak alapján a szakember a találmányt megvalósítsa, nem tartalmaz alátámasztást a végleges bejelentés igénypontjai számára és nem vezethető le belőle egyértelműen és közvetlenül a végleges bejelentés igénypontja (amely módosított antivirális peptid).
A második elsőbbségi irat alkalmas arra, hogy a szakember a benne ismertetett két, HIV-1 elleni peptidet előállítsa és alkalmazza (bár alkalmazási példa nem szerepel az iratban, de az alkalmazás a leírtak alapján plauzibilis). Más antivirális peptidekre viszont nem érvényes ez az elsőbbség sem.
A végleges bejelentés számos olyan módosított peptidet igényelt, amit ebben az iratban ismertettek először, így ezek újak voltak, annak ellenére, hogy az elsőbbség jogát elveszítették. Az első elsőbbség és a bejelentés bejelentési napja között azonban nyilvánosságra hozták a szabadalmas saját szabadalmi bejelentését, amelyben ismertette azt a kémiai módosítást, amivel peptidek (a konkrét bejelentésben egy teljesen más betegségben alkalmazható, szerkezetileg is eltérő peptid) in vivo stabilitása megnövelhető. Ennek alapján a feltalálói tevékenység az igen tágan meghatározott oltalmi kör egy részén nem érvényesült, a szabadalmat korlátozni kellett.
Ezek a példák azt támasztják alá, hogy elsőbbséget csak megfelelően részletes és jó igénypontokat tartalmazó bejelentésre lehet alapítani, ezért már az elsőbbségi bejelentésre is nagy figyelmet kell fordítani. Emellett, mert az elsőbbségi éven belül a kutatás-fejlesztés eredményeivel együtt a védelem érdekei is módosulhatnak, az egyes fázisokban tett további bejelentésekre is megfelelő gondossággal kell ügyelni.
Végül éppen az elsőbbségi irat (esetleges hiányos) tartalmából adódó kockázat miatt az elsőbbségi éven belüli publikációkkal fokozottan óvatosnak kell lenni.
Cikkünk negyedik részében az igénypontok szerepére fogunk részletesen kitérni az elsőbbség kapcsán.
európai és magyar szabadalmi ügyvivő
partner
